La revista "Hola" denuncia a "Gala" por publicidad ilícita

Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid
Auto de 7 de octubre de 2004

HECHOS

Primero.—Con fecha 4 de octubre de 2004, ha tenido entrada en este Juzgado solicitud de Medidas Cautelares "Ante Demandam” e "Inaudita Pars”, al amparo del artículo 730.2 de la LEC, formulada por el procurador D. Alfonso Blanco Fernández en nombre y representación de la mercantil "HOLA, S.A.” contra las mercantiles "GALA EDICIONES, S.L.” y "G y J ESPAÑA EDICIONES, S.L. SOCIEDAD EN COMANDITA”.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.—La entidad "HOLA, S.A.” formula solicitud de medidas cautelares previas a la demanda e inaudita parte, contra las mercantiles "GALA EDICIONES, S.L.” y "G y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., SOCIEDAD EN COMANDITA”, en lo sucesivo "G y J”, en la que interesa que se ordene y decrete la cesación provisional y, en todo caso, hasta la resolución de la demanda sobre el fondo del asunto, de la difusión de todo anuncio y/o publicidad que contenga el término "hola” en relación con las prestaciones propias de las demandadas y, especialmente, en relación con la publicación titulada "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS”, ya sea ello en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual, y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea; ordenándose la remoción y retirada a costa exclusivamente de las futuras demandadas, de todos los anuncios y carteles publicitarios actualmente visibles en vallas publicitarias y marquesinas en todo el territorio del Estado español de la revista "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS” que contienen el término "hola”; así como se abstengan de difundir, emitir o hacer emitir anuncios gráficos, visuales, escritos, audiovisuales y/o exclusivamente sonoros de la revista "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS” que contengan la palabra "hola” en cualquier forma ya sea gráfica, escrita, sonora y/o audiovisual.

Segundo.—El apartado segundo del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) permite, excepcionalmente, cuando así lo pida el instante y acredite razones de urgencia o cuando la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, acordar inaudita parte las medidas, debiendo razonar por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Lógicamente deben analizarse primero las razones que, en su caso, permiten entrar a resolver sobre las medidas cautelares sin previa audiencia al futuro demandado y a continuación, si procediera, examinar la concurrencia de los presupuestos para su adopción.

El peticionario solicita la adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la presentación de la demanda y sin previa audiencia a la futura parte demandada, por razones de urgencia en tanto que la infracción de sus derechos de marca, los actos de competencia desleal y la publicidad ilícita, se realizan a través de una campaña publicitaria de corta duración, coincidente, además, con el lanzamiento de una nueva revista por la instante.

De la documentación aportada por la entidad "HOLA, S.A.”queda debidamente justificada la urgencia para la adopción, en su caso, de las medidas cautelares sin previa audiencia de las futuras demandadas, en tanto que la denunciada infracción de la marca, los actos de competencia desleal que se imputan a aquéllas y la publicidad adhesiva, se realizan mediante la inserción en la publicidad de la revista editada por una de las futuras demandadas, de la marca de la instante, de modo que de sustanciarse las medidas cautelares por el cauce común o general, su adopción podría ser ilusoria de haber concluido la campaña publicitaria.

Debe tenerse en cuenta que el primer número de la revista "Gala” tiene fecha de 27 de septiembre de 2004 (documento n.º 20), que la campaña de publicidad se inicia el 23 de septiembre (documento n.º 26) o, al menos, no consta una fecha anterior, y se trata de una campaña publicitaria directamente encaminada a la presentación de la nueva revista en el mercado, por lo que su duración ha de ser necesariamente breve, al menos en los términos de bienvenida en los que se centra la publicidad.

Por otra parte, coincide la salida al mercado de la revista "Gala” con la de la revista "DIVA”, ésta editada por la instante y cuyo primer número tiene fecha de 4 de octubre (documento n.º 22), circunstancia que hace aún más urgente la adopción, en su caso, de las medidas cautelares ante el riesgo de confusión que puede generar en los consumidores la publicidad discutida.

Desde un punto de vista negativo, no puede oponerse a la resolución de las medidas cautelares inaudita parte, la falta de diligencia de la instante, en tanto que iniciada la campaña el 23 de septiembre, deduce la solicitud el día 30 del mismo mes, si bien no fue turnada físicamente a este Juzgado hasta el 4 de octubre.

Las circunstancias anteriores justifican la adopción, en su caso, de las medidas cautelares solicitadas sin previa audiencia de los futuros demandados, dado que de seguirse el trámite común o general, de conformidad con el artículo 734 de la LEC, difícilmente podría resolver la petición antes de finales del mes de octubre, teniendo en cuenta el traslado a las demandadas y plazos señalados en el precepto citado, por lo que la campaña publicitaria estaría consumada o, al menos, habría desplegado todos sus efectos, calando en el consumidor la posible confusión del origen empresarial del producto "Gala”.

Tercero.—Admitida la posibilidad de adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda e inaudita parte, procede examinar, en primer término, la jurisdicción y competencia objetiva y territorial de este Juzgado para el conocimiento de las mismas (artículo 725 de la LEC).

No cabe duda de que este Juzgado goza de jurisdicción para el conocimiento del asunto en virtud de los artículos 9 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otra parte, la competencia objetiva le viene atribuida por el artículo 86 ter.2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto a la competencia territorial, ésta corresponde al tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal (artículo 723 de la LEC), que no son otros que los Juzgados de Madrid, por tener las demandadas su domicilio en esta localidad, en aplicación del artículo 52.12 de la LEC (competencia desleal) y el artículo 125.1 de la Ley de Patentes, en relación con la Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Marcas y el artículo 52.13.º de la LEC (marcas) y el artículo 51 de la LEC (publicidad).

Cuarto.—El instante fundamenta la adopción de las medidas cautelares en que la publicidad que se está efectuando de la revista "Gala”, al incluir la palabra "hola”, viola los derechos derivados de la marca "HOLA” de la que es titular la solicitante, por otra parte, implica actos de competencia desleal al generar confusión en el mercado y aprovechamiento de la reputación ajena y además supone una ilícita publicidad adhesiva.

Delimitado el fundamento de la tutela cautelar, ésta debe rechazarse de plano en cuanto a la cesación de la publicidad al amparo de la Ley General de la Publicidad, en tanto que el ejercicio de la acción de cesación y, en consecuencia su anticipación a través de la petición cautelar exige la previa solicitud de cesación efectuada al anunciante para que en el término de 15 días cese en la actividad publicitaria, y sólo en el caso de que éste no conteste, se niegue a la cesación o ésta no hubiera tenido lugar, puede el perjudicado ejercitar judicialmente la acción, todo ello conforme al artículo 26 de la Ley General de Publicidad. En este sentido, Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8.ª, de 4 de junio de 2004, que estima aplicable el requisito de la previa solicitud de cesación, también para la petición de medidas cautelares.

Al no haberse efectuado ninguna solicitud a las futuras demandas con el objeto de que cesen el la actividad publicitaria, no pueden prosperar las medidas cautelares pretendidas con amparo en la supuesta infracción del artículo 6 de la Ley General de Publicidad.

Quinto.—En cuanto a la legitimación pasiva, no cabe duda de que la entidad "GALA EDICIONES, S.L.” en tanto editora de la revista "GALA” (documento n.º 20) goza de la necesaria legitimación pasiva, de conformidad al artículo 34.2 Ley de Marcas y el artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal.

Por el contrario, no se ha acreditado que la entidad "G y J”, haya efectuado u ordenado o cooperado a la realización de acto alguno de competencia desleal o que viole la marca del instante y concretamente que sea responsable de alguna forma de los contenidos publicitarios de la revista "Gala”. El mero hecho de que sea titular de la marca registrada 2572828 "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS” (documento n.º 8) no le atribuye legitimación pasiva, por los actos que realice el usuario, autorizado o no, de su marca, siendo por ello igualmente irrelevante, a estos efectos, que pudiera, en mera hipótesis, beneficiarse al hacer suyo el fondo de comercio de la solicitante, al emplearse en la publicidad de la revista la marca "HOLA”, publicidad que efectúa la editora de la revista y por tanto no imputable al titular de la marca bajo cuya cabecera se explota aquélla.

Tampoco cabe deducir la legitimación pasiva de la entidad "G y J ESPAÑA EDICIONES, S.L, SOCIEDAD EN COMANDITA” de su vinculación con la mercantil "G y J ESPAÑA EDICIONES, S.L.”, distribuidora de la revista (documento n.º 20), que es una de las partícipes, según entiende acreditado la instante por meros recortes de prensa (documentos 9 a 15), de la sociedad editora "GALA EDICIONES, S.L.”, pues por la misma razón podría llamarse a aquélla o a la otra partícipe, la mercantil "TALLER DE EDITORES, S.A.”, también según la prensa, de la sociedad editora, cuyo socio mayoritario afirma la solicitante, es el "Grupo Vocento”, por lo que siguiendo el mismo criterio también podría haberse llamado a todas las sociedades que integran dicho grupo. Como es evidente, la tesis no se sostiene y debe rechazarse la legitimación pasiva de la entidad "G y J”, en tanto que no se ha acreditado que la misma tenga participación alguna en la actividad publicitaria que puede vulnerar los derechos de la entidad "HOLA, S.A.”

Sexto.—La adopción de cualquier medida cautelar exige la concurrencia de los tradicionales requisitos del "periculum in mora” o peligro por la mora procesal y del "fumus boni iuris” o apariencia de un buen derecho, enunciados en el artículo 728 de la LEC.

En cuanto al peligro por la mora procesal, las propias razones de urgencia que justifican la necesidad de adoptar, en su caso, las medidas cautelares con carácter previo a la demanda y sin audiencia de los futuros demandados, ponen de manifiesto que de no adoptarse anticipadamente sería completamente ineficaz la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia condenatoria. Si no es posible demorar la adopción de las medidas cautelares solicitadas, de carácter anticipatorio, a la presentación de la demanda y ni siquiera a la audiencia del demandado, con más razón no puede demorarse hasta la resolución del pleito que en su día se entable, pues no sería posible la cesación y retirada de la publicidad de una campaña ya finalizada y agotada por el transcurso del tiempo.

Por otra parte, y como también se ha indicado, el instante ha actuado con la debida diligencia, reaccionando con rapidez frente a la publicidad que considera lesiva de sus derechos, por lo que debe afirmarse la concurrencia del requisito ahora analizado del "periculum in mora”, estando preordenadas las medidas solicitadas al futuro ejercicio de las acciones de cesación y remoción.

Séptimo.—Corresponde ahora examinar el requisito de la apariencia de buen derecho que no es otra cosa que una cierta verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión o como dice el propio artículo 728 de la LEC, una justificación indiciaria y provisional favorable al fundamento de la pretensión del instante.

La campaña de publicidad de la revista "Gala” se está realizando con la utilización destacada de la palabra "hola”, que coincide con la palabra utilizada en las marcas de la instante (documento n.º 19), concretamente en la denominativa "HOLA” n.º 258641, para revistas y publicaciones periódicas (clase 16) y la marca figurativa n.º 377739, "¡HOLA!”, en letras blancas sobre fondo rojo, también para la clase 16, siendo un hecho notorio la utilización de la marca "¡Hola!” por su titular en la edición semanal de esta revista.

En la publicidad, en prensa, de la revista "Gala”, en ocasiones se utiliza en letra cursiva y en minúsculas y en color blanco la palabra "hola” seguida de una coma y la palabra "Gala” sobre un recuadro de color rojo (documentos n.º 26 y 27), en otras ocasiones, como describe la instante, la publicidad se desarrolla en tres etapas, cada una de ellas en una página distinta e impar consecutiva del diario, de forma que en primer lugar puede observarse una alfombra que se va desenrollando, en la que se ve la letra "h”, quedando oculto el resto del texto en la alfombra parcialmente enrollada. En otra página, la alfombra se ha desenrollado un poco más y permite la lectura de "hola, G” y parcialmente otra letra que no puede identificarse. En la tercera etapa y por tanto en otra hoja, ya puede leerse el mensaje completo en letras blancas sobre fondo rojo "hola, Gala” (documento n.º 24). En otras ocasiones sólo se incluye la tercera etapa en blanco y negro (documento n.º 25).

En otros anuncios en prensa, puede verse una fotografía de una conocida presentadora de televisión, que también protagoniza alguno de los spots televisivos, que sostiene el primer número de la revista, bajo un encabezamiento en rojo, en el que se lee con letras blancas "hola, Gala” (documento n.º 29).

También se utilizan como soporte publicitario las marquesinas, en las que se coloca prácticamente el mismo anuncio antes descrito, esto es, la fotografía de la presentadora con un ejemplar del primer número de la revista, en cuya parte superior, sobre fondo rojo se lee "hola, Gala” con letras blancas muy destacadas (documento n.º 31).

En los anuncios televisivos (documento n.º 29), también se utiliza la palabra "hola”, verbalmente y/o por escrito asociándola a la revista "Gala” y concretamente, en los anuncios de mayor duración se lee o escucha la palabra "hola” en seis ocasiones. En los anuncios de corta duración, no más de cinco segundos, también se lee la palabra hola, bien escrita con la estela del humo de un avión, ya en el "display” de una radio de un coche, bien en un cartel que se está colocando en una valla publicitaria, sobre una voz de fondo que dice "Todo el mundo da la bienvenida a Gala”. En los anuncios de corta duración en los que sólo se lee la palabra "hola”, el riesgo de asociación o confusión es menor pero debe tenerse en cuenta que se trata de una campaña y por tanto no cabe analizar aisladamente el contenido de estos anuncios.

El artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas confiere al titular de la marca registrada la facultad de prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Concretamente, el apartado 3) del artículo 34 de la citada Ley, faculta al titular a prohibir la utilización del signo en la publicidad, gozando de la acción de cesación y remoción [apartados a) y c) del artículo 41.1 de la Ley de Marcas].

Indiciariamente la publicidad que se realiza de la revista "Gala”, infringe los derechos conferidos por la marca "¡HOLA!” a su titular, porque la utilización de la palabra "hola” implica, en principio, la utilización de un signo en la publicidad, semejante a la marca de la instante para la misma clase de productos, es decir, revistas del corazón, lo que provoca un patente riesgo de confusión o, al menos de asociación, pues los consumidores entenderán que la revista "Gala” está editada por "HOLA” o, al menos, que existe algún tipo de vinculación entre ambas, aprovechándose además del prestigio o "goodwill” en el sector de la revista "¡HOLA!”, máxime teniendo en cuenta el carácter renombrado de la marca "¡HOLA!”, en tanto que es conocida por el público en general, y no sólo por los lectores o el público al que está dirigida la denominada prensa del corazón.

Esta circunstancia es aún más grave cuando la entidad solicitante también está sacando al mercado otra revista del corazón bajo la marca "DIVA” lo que genera mayor confusión en los consumidores, que conociendo que la revista HOLA, esto es la entidad "HOLA, S.A.” saca un nuevo producto, tenderán a creer que éste es el de la competidora por el uso que hace de la palabra hola en su publicidad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no se trata de la apropiación de la palabra "hola” por el titular de la marca registrada "¡HOLA!”, sino simplemente de la imposibilidad de utilizar un signo semejante a la marca registrada renombrada, precisamente para hacer publicidad de una nueva revista del corazón porque, su utilización en el tráfico económico, evoca inmediatamente a la del titular de esa marca, menoscabando la función esencial de la misma cual es distinguir el origen empresarial de los productos, precisamente por la destacada utilización que se efectúa del signo en la publicidad, dando lugar a que el público pueda entender que con él se informa sobre la procedencia del producto.

Ahora bien, la prohibición debe circunscribirse a la publicidad de la revista "Gala” y no extenderse a cualesquiera otras prestaciones propias de la futura demandada que, en su caso, deben analizarse a la vista del hipotético contenido de la publicidad y medio al que se refiera.

En este sentido debe recordarse que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto más intenso sea el carácter distintivo de la marca infringida (sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel; y de 29 de septiembre de 1998, caso Canon) y que como indica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de fecha 22 de junio de 1999 (caso Lloyd), para valorar el riesgo de confusión debe atenderse al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual percibe la marca como un todo y que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria de la marca, pues rara vez tiene ocasión de comparar directamente los signos enfrentados.

También desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal, cabe apreciar, indiciariamente, que la conducta de la futura demandada constituye un acto de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, en tanto que la publicidad en la que se incluye la palabra "hola”, genera confusión respecto del origen empresarial de la prestación y constituye, además, un acto de explotación de la reputación ajena del artículo 12 de la citada Ley, en la medida que implica un aprovechamiento del prestigio de la instante, gozando el perjudicado de las acciones de cesación y remoción (artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal).

Octavo.—Siendo procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas, debe fijarse la caución exigible al instante para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, atendiendo para ello al contenido y naturaleza de la pretensión y a la valoración que se realice sobre el fundamento de la solicitud de la medida, según establece el artículo 728.3 de la LEC. Además deberán tenerse en cuenta las particularidades señaladas en el artículo 137 de la Ley de Patentes, aplicable a las marcas en virtud de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas.

Desde luego, no resulta admisible la muy escasa fianza ofrecida por el instante, que cuantifica en 6.000 €, téngase en cuenta que se trata de medidas anticipativas, que los daños y perjuicios que pueden derivarse de su ejecución pueden ser importantes para la futura demandada, no sólo por la retirada de la publicidad, sino por las modificaciones que tendrá que efectuar en la que pretendan hacer en sustitución de la que se retira y, especialmente, por el desprestigio que puede implicar para la revista, que acaba de nacer y por tanto no está consolidada en el mercado, su adopción.

Por otra parte, aunque el humo de buen derecho es espeso, no cabe olvidar que se adoptan "inaudita parte” por lo que éste queda notablemente difuminado.

Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias procede fijar la caución, que deberá prestarse en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 529.3 de la LEC, en 300.000 €.

Por último, no cabe duda de que la publicidad forma parte del desarrollo de la actividad comercial de una empresa, por lo que cualquier limitación a la misma aunque sea en su forma o contenido, supone una restricción a la actividad comercial. En consecuencia, resulta de aplicación el párrafo 2 del artículo 137, y debe fijarse la fianza mediante la cual el futuro demandado podrá sustituir las medidas acordadas. No es de aplicación, por el contrario, el párrafo tercero, en tanto que no se trata de actos de explotación industrial o comercial de duración indefinida.

Respecto a la cuantía, en la solicitud nada indica el instante sobre el importe de la posible fianza sustitutoria, por lo que considerando los perjuicios que podrían ocasionarse al solicitante de mantenerse la campaña publicitaria en la forma que actualmente se realiza, procede fijar prudencialmente la fianza sustitutoria en 150.000 €.

Por último indicar que aunque el apartado 5 del artículo 137 de la Ley de Patentes, señala que para la fijación del importe de las fianzas el Juez oirá a las partes, dicho precepto resulta inaplicable cuando se adoptan "inaudita parte”, pues se frustraría la finalidad de su adopción en esta forma, sin perjuicio de las alegaciones que en caso de oposición puedan realizar las partes sobre la cuantía de las mismas.

Noveno.—Al adoptarse las medidas cautelares tanto al amparo de la Ley de Marcas como de la Ley de Competencia Desleal, y ser distintos los plazos señalados para la presentación de la ulterior demanda por el artículo 139 de la Ley de Patentes (dos meses) y el artículo 730.2 de la LEC (20 días), debe prevalecer el plazo señalado en este último artículo por ser más breve, pues transcurrido el mismo deberían alzarse las medidas en tanto que adoptadas por la comisión de actos de competencia desleal, con indemnización de daños y perjuicios cuando se mantienen por infracción de los derechos de marca lo que resulta absurdo, como también lo es, exigir que la demanda se presente "por partes”, si se aplicara distinto plazo para presentar la demanda ejercitando acciones de la Ley de Marcas y otro más breve para las acciones de competencia desleal.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando parcialmente la solicitud de medidas cautelares deducida por don Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de la mercantil "HOLA, S.A.” contra la mercantil "GALA EDICONES, S.A.” y desestimándola respecto de "G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L., SOCIEDAD EN COMANDITA”, se ordena a la citada entidad "GALA EDICIONES, S.L.” la cesación provisional y, en todo caso, hasta la resolución de la demanda sobre el fondo del asunto, de la difusión de todo anuncio y/o publicidad que contenga el término "hola” en relación con la publicación titulada "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS”, ya sea ello en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual, y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea; ordenando la remoción y retirada a costa exclusivamente de "GALA EDICIONES, S.L.”, de todos los anuncios y carteles publicitarios actualmente visibles en vallas publicitarias y marquesinas en todo el territorio del Estado español de la revista "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS” que contienen el término "hola”; así como que se abstengan de difundir, emitir o hacer emitir anuncios gráficos, visuales, escritos, audiovisuales y/o exclusivamente sonoros de la revista "GALALA ACTUALIDAD DE LOS FAMOSOS” que contengan la palabra "hola” en cualquier forma ya sea gráfica, escrita, sonora y/o audiovisual.

Las medidas cautelares ordenadas se ejecutarán, una vez la solicitante preste caución por importe de 300.000 € (TRESCIENTOS MIL EUROS), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 529.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de tres días. Se fija en la cantidad de 150.000 € (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS) la fianza que deberá prestar la entidad "GALA EDICIONES, S.L.”, para sustituir la efectividad de las medidas restrictivas acordadas.

Adviértase al solicitante que si no presenta la demanda principal dentro de los 20 días siguientes a la adopción de las medidas, éstas quedarán sin efecto, condenándole en las costas y respondiendo de los daños y perjuicios que se hubieran producido.

Contra este auto no cabe recurso alguno sin perjuicio de que la entidad "GALA EDICIONES, S.L.”, formule oposición en el plazo de 20 días desde la notificación de la presente resolución.